【概要】法務として商標出願を担当するための基礎知識　

 

 

 

 

法的基礎知識

商標と商標権

商標について

商標とは、事業者が自己（自社）の取り扱う商品・サービスを他人（他社）のものと区別するために使用するマーク（識別標識）をいいます。商標の機能は、いわゆる「ブランド」機能です。具体的には下記の３つが主たる機能になります。

①出所表示機能：一定の商標を付した商品やサービス（役務）は一定の出所から流出していることを示す機能
②品質保証機能：同一の商標を使用した商品やサービス（役務）には同一の品質があることを保証する機能
③宣伝広告機能：需要者に商標を手掛かりとして購買意欲を起こさせる機

商標権について

商標は、事業者がその商標を特許庁に登録しなければ権利化しません（商標権）。
登録して商標権を取得したらは具体的に下記の権利を行使できるようになります。下記の権利行使できるようになることで、商標権侵害者に対して差止請求と損害賠償請求ができるようになります。
①専用権：商標権者が商標を独占的に使用することのできる権利
②禁止権：登録商標類似の商品・役務について使用を禁止できる権利

商標登録の要件

上記のように商標は特許庁に登録して初めて権利化します。では、事業者が商標を出願して登録が認められるためには、認められるためにはどのような要件を満たしていなければならないでしょうか。以下で要件について記載します。

実体的要件

①自己使用の意思
②自他の商品・役務の識別力があること(商標法3条)
→普通名称、ありふれた名称、簡単すぎかつありふれた標章等は商標登録ができません。
③公的な標章や他者の保護されるべき商品・役務と同一・類似の商標でないこと(商標法4条)
→他社の登録商標や国旗のデザイン等は商標登録ができません。

手続的要件

④出願時に先に他の事業主により出願されていない（先願主義）
→既存の登録商標と同一又は類似の場合は登録を拒絶されてしまいます。
※先使用権　
…ある他人の登録商標について、その商標を出願する前から、自己がこれと同一又は類似の商標を使っており、かつそれが周知（自己の業務にかかる商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている状態）の場合、引き続き自己の商標を使うことが認められます(商標法32条)。　　　

商標権侵害

法務パーソンが気にすべき点は、自社の使いたい商標が登録できるかという点に加え、商標権侵害にならないという点になります。そこで商標権侵害について以下で説明します。

商標権侵害の要件について

商標権侵害の要件は以下の３つになります。
①当該標章の商品・役務の内容が登録商標の商品・役務分類に該当する。
②当該標章が登録商標と類似する。
③当該標章を商標的に使用している。

【説明】
①商標の商品・役務分類について
商標登録をする際には、その商標をどのような商品・サービスについて使用するのかを指定して申請（出願）する必要があります。どのような商品・サービスかという点について、特許庁によってあらかじめ1類〜45類までの区分に決められています。

②商標の類似について
当該商標が「商品・役務について出所混同のおそれがあるか否か」について、その商標が外観・称呼・観念等によって取引者に与える印象等から総合的に考察されます。なお、上記は侵害訴訟における裁判所の規範であり、特許庁の登録審査では形式的に類似か否かで判断される傾向にあり、文字商標では称呼が特に重視される傾向が見受けられます。

②商標的使用について
その標章が、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様(※)により使用されていることを商標的使用といいます。当該標章の使用が商標的使用でないのであれば、商標権侵害にはなりません。
※商標の3つの機能を果たさない態様をいいます。例えば煮物用調味料のパッケージに（「タカラ本みりん」入り）と記載されていた等、単に商品概要の説明に使われる場合等が商標的使用に該当しない代表例として挙げられます（タカラ本みりん事件（東京地判H13.1.22））。

損害額の推定について

商標権は損害の立証が困難であるため、これの救済として商標法でその損害の推定規定が以下のとおり定められています。

①逸失利益額の認定による損害賠償額の算定
「損害額」
=（「使用相応数量の限度における侵害者の譲渡等数量」－「特定数量」）×「権利者の単位あたりの利益」＋「使用相応数量を超える数量又は特定数量に応じたライセンス相当額」

②侵害者が侵害行為によって利益を受けている場合のその利益による損害額推定「損害額(※)」
＝「侵害者が得た利益」　※売上等への寄与率が損害賠償額の算定に影響する

③ライセンス相当額による損害額の推定
「損害額」
=「ライセンス相当額」　　
(例)「侵害者の譲渡数量」×「権利者の単位あたりのライセンス相当額」
　  「侵害者の売上高」×「ライセンス料率」

参考事例

■商標の類似に関する事例

①愛眼事件（大阪地判H17.5.26）

【概要】
愛眼株式会社がメガネの「愛眼」で商標登録していました。
メガネの販売会社が福岡で天神愛眼株式会社という社名で天神愛眼と標章してメガネの販売をしていたことが「愛眼」の商標権侵害であると争われました。
【裁判所の判断】
類似と判断。
∵天神は一般的な用語や地名に過ぎず、かつ天神の記載が小さく要部は「愛眼」であったこと等から出所混同のおそれありと判断されました。

②Gold Loan事件（知財高判23.4.27)

【概要】
三井住友銀行の「Gold Loan」とシティバンクの「CitiGold Loan」
【裁判所の判断】
非類似と判断
∵三井住友銀行は「Gold Loan」をセットにして常に表示していたが、シティバンクは「CitiGold」だけで使用することも多かったや資金の貸し付けという観点から消費者は慎重に確認するといった事情から、出所混同のおそれはないと判断しました。

■商標的使用に関する事例

①オールウェイ事件(東京地判H10.7.22)
【概要】
清涼飲料コカコーラに「ALWAYS」を含む図柄を使用した行為が、指定商品を清涼飲料とする登録商標「オールウエイ」の商標権侵害となるかが争われました。
【裁判所の判断】
商標権侵害を否定（商標的使用でない）
∵キャッチフレーズの一部であり、商品を特定する機能や出所を表示する機能を果たす態様でない。

②シャネルNo5事件(東京地判H5.3.24)
【概要】
「Cinq 5」という香水のパッケージに丸囲みで『シャネルNo.5 タイプ』と記載していた行為が、シャネル社の香水等に係る「Ｎｏ．５」「ＣＨＡＮＥＬ」の登録商標の商標権侵害となるかが争われました。

【裁判所の判断】
商標権侵害を肯定(商標的使用である)
∵「シャネルＮｏ．５」がシャネル・グループの製造販売する香水の商品表示として著名であることがからすれば、「シャネルＮｏ．５タイプ」の内「シャネルＮｏ．５」の部分をもって、商品の出所を表示する標章と理解する需要者も少なくないため。また、「タイプ」の記載を深く考える需要者ばかりでなく、「タイプ」と付ければ商品の説明であり商標的使用でないとなるものではないため。

商標出願・登録に向けた具体的手順

【商標出願に向けた対応フローの概要】

商標登録可否の見通し調査

申請すべき区分・分類の検討

①名称とサービス内容の把握

商標は、当該商品・役務のブランドですので、まずは、申請を検討している名称と役務（サービス）の内容を把握することが第一歩となります。
この際に、現状のサービス内容だけでなく今後の展開についての考えについても確認し把握しておかなければいけません。商標登録は先願主義ですので、他社に取得されると当該標章を使えなくなってしまいます。

②取得すべき区分・分類の特定
サービスの名称と内容をきちんと把握しましたら、把握したサービスの内容から取得すべき区分・分類を特定します。
∵商標登録をする際には、その商標をどのような商品・サービスについて使用するのかを指定して申請しなければなりません。指定された商品・サービスの分類が「類似商品・役務審査基準〔国際分類対応〕」の区分に則った内容にしなければなりません。商標登録をする際に区分やその区分内で指定する商品・サービスの内容が間違っていると登録自体が実質的に無駄なものになってしまいます。各分類に該当する商品・役務がどのような内容かは下記のとおりになります。また、HRビジネスの企業に務める著者がよく利用するサービスの内容とそれに対応する区分について資料に載せておりますので参考になりましたら幸いです。
（商品・役務の分類概要）

商品
１	工業用の化学品、 科学用の化学品、農業用の化学品など
２	印刷用や美術用のペイント（塗料）など
３	洗濯に使用する洗浄剤や、化粧品など
４	工業用の油、燃料、固形の潤滑剤など
５	医薬品の大部分、獣医科用剤、栄養補助食品など
６	卑金属（＝容易に酸化しやすい金属）の製品、未加工の金属、半加工の金属など。
７	機械、工作機械、原動機など
８	手で使用する工具などがあてはまります。たとえば、ナイフ、フォーク、ピンセット、六角レンチ、アイロン、バリカン、カミソリ、登山用ピッケルなど。
９	情報処理のための機械器具、磁気媒体に記録されたソフトウェア、ネットワークからダウンロードされたソフト、測量・救命・音響・写真用の機械器具など
１０	医療用機器、医療用品、ゴム製の衛生用品など
１１	照明器具、加熱器具、調理用器具、蒸気発生器具など
１２	陸上の乗物、海上の乗物、空中の乗物やその部品など
１３	銃火器、火薬類、花火など
１４	貴金属、合金、貴金属を被覆した製品、時計など
１５	楽器、電子楽器など
１６	紙が原料の印刷物、紙が原料の製品、プラスチックが原料の包装品、文房具など
１７	プラスチックおよび樹脂、絶縁用のゴム製品、粘着テープなど
１８	革製品、合成革製品、旅行用品、動物の用具など
１９	金属以外の建築材料
２０	プラスチック製品、家具、寝具など
２１	家庭用品、台所用品、化粧用具など
２２	ロープ製品、帆布製品、 詰物用材料など
２３	織物や編物に用いる糸など
２４	織物（反物）、織物のカバー製品など
２５	服、 履物、 帽子など
２６	貴金属以外の装飾品（ファッション）や裁縫に使用するもの
２７	じゅうたん、マット、壁掛けなど
２８	ゲーム用品、遊戯器具、運動用具、おもちゃなど
２９	加工済の食品、乳製品、植物油脂など
３０	コーヒー、パン、米、おかし、調味料、テイクアウトの食品など
３１	未加工の生鮮野菜や果実、主旨や自然の植物や花、生きている動物など
３２	清涼飲料、ミネラルウォーター、ビールなど
３３	ビール以外のアルコール飲料
３４	たばこ、喫煙に使用する器具など
役務
３５	広告収入を得る仕事、小売業（仕入れ販売）を行う仕事など
３６	金融サービス、財政サービス、保険サービス、不動産取引のサービスなど
３７	工事サービス、修理サービスなど、人が動いて物理的に技術で解決するもの
３８	電気通信
３９	輸送サービス、輸出入の荷物梱包サービス、旅行の手配サービスなど
４０	物品の加工、処理（受注生産サービスなど）
４１	教育サービス、芸術／創作／映像サービス、スポーツサービス、など
４２	調査、分析、設計、開発（エンジニア、プログラマー、デザイナー、化学者、物理学者などによる専門的なサービス）
４３	飲食店の経営者、ホテルや旅館の運営、保育所の運営、老人ホームの運営、貸会議室など
４４	医療、美容、農林（人や動物への医療ケア・美容ケア・衛生ケア、医療サービス、園芸・農業・林業のサービスなど）
４５	冠婚葬祭、警備、法律事務（的および社会的サービス、人との出会いに関するサービス、士業、冠婚葬祭に関するサービス、警備、など）

同一商標・類似商標がないかの調査

登録したい商標について同一・類似の商標がすでに取得されていましたら、自社で登録できないだけでなく、それを使ってしまった場合に商標権侵害として差止請求や損害賠償請求をされかねません。そのため、この点が法務担当の商標業務の中で最も重要な部分といっても過言でありません。

①同一の登録商標が既にないかの確認
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商標検索機能を使って取得しようとしている称呼を入力して検索しましょう。同一の称呼で登録したい分類が既に登録されていないか確認します。同一のものが出てきた場合、間違いなく登録を拒絶されるので、違う名称を検討することになります。

②類似の登録商標が既にないか調査する
同一の登録商標がないとしても、類似の商標があれば登録できません。そのため、今度は類似商標の有無がないかをチェックすることになります。具体的には以下の方法で検討しましょう。

（ア）J-PlatPatで検索する
上記の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で似た称呼を数パターン入れて、登録したい分類のものがヒットするか確認しましょう。具体的には、
特許庁「商標審査基準(改訂15版）」の
「第３ 第４条第１項及び第３項 (不登録事由) ＿十　第４条第１項第11号(先願に係る他人の登録商標)＿・３．外観、称呼、観念の類否について＿　・(2) 称呼の類否について」
に記載されているルールに則り１～２文字変えたものを複数のパターン試しましょう。

（イ）評価ツールを利用する

私は、上記に加えCotobox(https://cotobox.com/)でのAIによる簡易評価も確認しています。感覚的には厳しめに評価される印象があるので、上記（ア）の結果類似商標がＨＩＴせず、Cotoboxの評価が〇であればまず大丈夫だろうと考えています。

（ウ）弁理士に依頼する。

類似商標の調査は悩ましい場合が少なくありません。やはり餅は餅屋なので弁理士依頼をお勧めします。もっとも妄信するのではなく、上記ア・イの結果と対照し、乖離がある場合は弁理士さんに質問して当該意見になった背景を明らかにしましょう。

出願・登録

調査の結果、商標取得の見通しが立てば、今度は出願→登録のフェーズに移行します。

出願

①出願登録願の作成
特許庁の書式を使い、当該書式に名称と指定役務の内容、出願人の情報を記載し、出願登録願いを作成します。登録願の書式は独立行政法人工業所有権情報・研修館のサイトより取得できます。また、登録願の書き方は、独立行政法人工業所有権情報・研修館「商標登録出願書類の書き方ガイド」に則りましょう。

 ②特許印紙の貼付及び特許庁への提出
登録願の書類ができたら、当該書類に手数料相当額(※1)の特許印紙(※2)を登録出願願に貼付し、特許庁長官に提出します。「〒100-8915　東京都千代田区霞が関３丁目４番３号　　特許庁長官　殿」宛に簡易書留又は特定記録郵便で郵送しましょう。特許庁指定のソフトをDLし電子証明書で登録することで上記の手続きをオンラインで行えます。書式はオンラインも紙も同じで、手数料の納付も特許印紙でなくてよくなりますので、こちらの方が便利です。オンライン出願するための詳細は特許庁のサポートサイトで説明されています。

※1  手数料＝3,400円＋（区分の数×8,600円）＋電子化手数料（2,400円＋（1枚×800円））
※2  収入印紙ではない点注意しましょう。特許庁又は全国の集配可能な郵便局で購入可能

登録

出願した後、特許庁が実体審査を行い登録可と判断すると、特許庁から登録査定書が届きます。登録査定の送達後30日以内に登録料を納付すれば、当該商標が登録できます。
①納付書の作成
納付書に必要事項を記入して作成します。
書式は独立行政法人工業所有権情報・研修館のサイトより取得できます。
②特許印紙の貼付及び特許庁への提出
納付書の記載が終わったら特許印紙（※）を貼付し、
「〒100-8915　東京都千代田区霞が関３丁目４番３号　　特許庁長官　殿」
宛に簡易書留又は特定記録郵便で郵送する方法で提出します。
こちらも出願同様、オンラインで行うことが可能です。
※10年分を一括して納付する全額納付の場合、区分数×32,900円

更新

無事登録をできたらそこで終わりではありません。商標の有効期間は10年なので少なくとも10年毎には更新が必要になります。
更新を忘れると商標権を失ってしまうところ、アラート立ての手段として、支払期限を通知する「特許（登録）料支払期限通知サービス（専用サイト）」を利用しましょう。
なお、更新に係る費用は、区分数×43,600円＋電子化手数料（2,400円＋（1枚×800円））になります。